(使用未注册的商标)如何应对企业商号或在先使用的未注册商标被他人抢注的情况_

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问题背景

鉴于实践中一些企业或者个人利用与商标在先使用人或者在先字号使用人的的特定关系而恶意抢注该商标或者企业字号的现象时有发生,如在订立合同过程或者合作过程中知悉他人已经使用的未注册商标或者企业字号而抢先注册等,严重损害了商标在先使用人或者在先企业字号主体的权益。为了有效遏制此类恶意抢注行为,《商标法》第15条第2款规定:就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。没有在先商标权的情况下如何应对抢注?

在很多数情况下,企业根本就没有进行商标注册也没有取得商标专用权,在不能引用在先商标权的情况下,当自己的“在先使用的未注册商标”被其他人抢注后,需要在商标异议期内提出异议申请,就需要理解并适用《商标法》第15条规定的一些情况。其中第15条第2款,特定关系人,包括:

(1)与权利人有合同、业务往来关系明知权利人商标的人;

(2)其他关系明知权利人商标的人。“合同、业务往来关系”,是指双方存在代表、代理关系以外的其他商业合作、贸易往来关系,常见的包括:

a.买卖关系;

b.委托加工关系;

c.加盟关系(商标使用许可);

d.投资关系;

e.赞助、联合举办活动;

f.业务考察、磋商关系;

g.广告代理关系;

h.其他商业往来关系。

而且对“其他关系”又需要作进一步的说明,“其他关系”是指双方商业往来之外的其他关系,常见的包括:

a.亲属关系;

b.隶属关系(如除《商标法》第15条第1款规定的代表人以外的其他普通员工);

c.劳动关系;

d.营业地址邻近;

e.商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商,但未形成代理、代表关系。

f.曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商,但未达成合同、业务往来关系。

g.虽非以特定关系人名义申请注册,但有证据证明, 注册申请人与特定关系人具有串通合谋行为的。

h.能够知道他人商标且应予主动避让的关系。

在先使用的未注册商标是否需要达到“具有一定影响”要求?

另外一个问题就是,在先使用的未注册商标是否需要达到《商标法》第32 条规定 “也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 中“具有一定影响”的要求呢?笔者认为仍需要达到“具有一定影响”的要求。根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》(2019年4月24日)对于“有一定影响”的判断的规定,当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的,可以认定构成“有一定影响”。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据,足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的,可以认定构成“有一定影响”。另外,在商标申请人恶意明显的情况下,可以适当降低对“有一定影响”的举证要求。例如,在曲阜市孔府酒坊酒业有限公司(以下简称孔府酒坊公司)与商标评审委员会、曲阜孔府家酒酿造有限公司(以下简称孔府家酒公司)“孔府酒坊”商标异议复审行政纠纷一案中(北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第411号)二审法院认为,孔府酒坊公司成立于1995年,“孔府酒坊”为其商号。被异议商标由中文“孔府酒坊”构成,于2009年申请注册在第33类酒等商品上,其与孔府酒坊公司在先使用的商号完全相同。虽然现有证据不足以证明孔府酒坊公司的商号在全国范围内具有较高知名度,但作为住所地同在山东省曲阜市的同行业企业,孔府家酒公司应当知晓孔府酒坊公司的企业名称;在此情况下,孔府家酒公司申请注册被异议商标的行为,损害了孔府酒坊的在先权益依法不应予以核准。

律师提醒:

虽然现在企业的知识产权保护意识在逐步增强,但与此同时商标抢注者的商标意识也在增强,被抢注的情况可能会更容易发生,尤其是目前商标抢注成本低维权成本高的环境下,为防止企业字号或者在先使用的未注册商标被他人抢注,及时注册商标保护就尤为重要,并且遇到商标被抢注情况不必恐慌,建议委托专业律师及时维权。

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黄斌斌

上海明伦(苏州)律师事务所  实习律师

擅长处理各类知识产权纠纷,商标专利版权商业秘密确权侵权诉讼

注重从企业需求出发,多角度精准提出定制化知识产权解决方案

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◆ 图 / Pexels    ◆ 文 / 黄斌斌

 ◆ 编辑 / 朱亚龙