(商标著作权 撤三)撤三制度研究(三)_完善我国注册商标撤三制度的对策..._知乎_

 

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来源:IPRdaily中文网()

作者:谢有林* 广东哲诚律师事务所

原标题:注册商标连续三年不使用撤销制度研究

自1982年新中国第一部《商标法》制定以来,我国注册商标撤三制度经过多次修订及司法解释、行政法规的补充、完善,已构建了相对完善的制度体系。笔者在基础原理、司法判例和实务研究的基础上,对该制度的理论体系和存在法律问题进行研究和补充,为注册商标撤三制度提出合理化建议,为该制度的进一步发展提供借鉴和参考。本文为第三篇。

第一篇和第二篇分别对“注册商标撤三制度”和“注册商标撤三的构成要件”进行了概述和研究,本篇则是对“完善我国注册商标撤三制度”提出的对策建议。

第三章 完善我国注册商标撤三制度的对策建议

结合前述对注册商标撤三制度的概念、起源、存在的问题及其构成要件的阐述可知,注册商标撤三制度对我国清除商标闲置、遏制不当囤积和促进公平竞发挥了重要的作用,经过长期的立法和司法实践,已经构建了较为完备的注册商标撤三制度,特别是针对“不违背商标权人意志的使用”、“出口行为的使用”、“象征性使用”、“意图使用”等前沿问题国家知识产局和司法机关均进行了积极的探索。不过,在立法和司法实践中仍然存在注册商标使用的被动审查缺陷、使用行为要件缺乏上位法依据、不使用没有限制商标权人请求权、撤三程序往复以及行民交叉的协调等问题亟待解决。笔者从立法和司法适用两个维度提出完善的对策建议。

一、立法建议

我国注册商标撤三制度的存在问题和不足应当首先通过立法的方式进行溯本清源,笔者认为通过重建注册商标使用的主动审查制度、增设注册商标使用的行为要件,对于注册商标不使用应当建立相应的惩罚机制,包括丧失提起商标异议、无效宣告以及侵权诉讼的请求权,辅之以注册商标涉嫌抢注的举报制度,从立法层面对注册商标的撤销制度进行修改和完善。

(一)重建注册商标使用的主动审查制度

2013年修订的《商标法》删除了商标局可以依职权启动连续三年不使用注册商标撤销的审查规定,改为由任何单位或个人申请撤销的被动审查。

美国是采用“在先使用原则”的国家,对于注册商标使用的主动制度对我国具有一定的借鉴意义。根据美国1946年《兰哈姆法》确定的使用在先原则,商标权人想要获得法律的保护必须对商标有实际使用(actual use)。美国第七巡回上诉法院甚至判定仅仅有使用商标的意图而注册却没有任何使用则不能确立任何权利。[1]由于当时世界上,只有美国采用实际使用制度,为了与其他国家的《商标法》相协调,于1989年修订的《兰哈姆兰哈姆法》,增加承认注册商标的法律保护,但设置了一个前提条件,即专利与商标局先颁发准许通知,商标所有人在收到通知六个月内(有正当理由可以延展三年)需提交一份已经实际使用的陈述声明,声明中记载第一次使用该商标的时间、使用商品/服务、使用形式,并由专利与商标局检查商标使用样品或复制品,如果商标所有人逾期提交则被认定为放弃该商标。[2]为了进一步敦促商标权人对注册商标的商业使用,美国《兰哈姆法》要求专利与商标局采取两种检查方法:(1)在商标注册之后6年内可以注销该商标,除非商标所有人在第五年内能够出示证据证明该商标仍在使用中;(2)在每个10年期限届满续展时,商标所有人必须出具证据证明该商标仍然在商业中使用。[3]

结合前文所述,笔者认为,对于注册满10年的注册商标理应在市场上使用并建立了一定的市场知名度,足以发挥商标区分产源的识别功能,在续展时要求商标权人提供使用证据作为是否核准续展的前提条件,能够更加全面、客观地探究商标权人申请注册该商标的真实意图。若商标权人在续展时未能提供真实有效的使用证据,对该注册商标的续展不予核准,从而可以从制度上以主动审查的方式清理我国大量囤积、闲置的死亡商标。对于重建注册商标使用主动审查制度可以包括如下规定:

第一,在国家知识产局核准商标注册之日起3年内,商标注册人应当提交一份《使用声明书》,如果商标注册人逾期未提交使用声明且没有正当理由的,则国家知识产局可以采取直接注销该商标,或者作为注册商标不予续展的考量因素或条件。为了节约行政审查资源,该《使用声明书》可以作为商标注册人诚信注册和使用的记录,如果该声明商标在后续被他人提起撤三而被撤销,则证明商标注册人具有虚假陈述的不诚信记录,对其不诚信陈述可以作出限定其在一定期限内不得申请注册商标的行政处罚,亦或者国家知识产局可以基于该理由对同一商标注册人在相同商品上先后注册的相同商标全部予以注销。

第二,对于已经注册满10年的注册商标,商标注册人应当在提出续展申请时提交该续展商标近三年有进行真实商业使用的证据,商标注册人未在宽展期内提交使用证据或虽然提交使用证据但经审查认定不构成有效商业使用的,国家知识产局作出不予该续展商标续展的决定。

据此可以重建一套覆盖商标申请、商标注册、商标续展到商标注销首尾衔接的注册商标使用的主动审查制度,有力促进并实现清除商标闲置的制度价值。

(二)规定注册商标使用行为要件

自最高人民法院于2007年首次确认注册商标使用行为应包括“公开、真实、合法”三要件以来,[4]注册商标撤三的行政审查以及司法实践已经形成统一的标准,即公开、真实、合法的商业使用。据此,注册商标使用行为的每一个要件均包含丰富的法律内涵,既要兼顾证据规则关于证据“三性”的审查标准,又要考虑商标是否进入市场流通领域,使得相关公众具有接触和购买消费注册商标产品或服务的客观实际,最后还要审查商标法以外是否存在导致该使用行为无效的效力性强制性规定。可见,对于商标使用行为要件的认定是撤三制度和商标侵权判定的共性问题,不宜长期由司法判例代理立法,应当将注册商标使用行为的构成要件应当上升为法律、法规或司法解释,以便基于立法目的适用时,具有明确的法律依据,笔者认为规定注册商标使用行为要件可以包括如下规则:

第一,通过法律的方式对使用行为要件进行明确,以便于最高人民法院和国务院制定相应的司法解释和规定。其法律修改建议为,在《商标法》第四十八条并列增加第二款:注册商标注册人依据本法第四十九条和第六十四条第一款提供注册商标使用证据时,应当证明注册商标在核定使用的商品或服务上进行公开、真实、合法的商业使用。

第二,在《商标法》增加注册商标使用证据要审查公开、真实、合法的使用要件的同时,对于司法实践中如何理解公开使用、真实使用、合法使用,应当进一步以司法解释的方式进行细化。

(三)规定注册商标不使用丧失提起商标异议、无效宣告以及侵权诉讼的请求权

根据《德国商标法》的规定,在商标侵权诉讼中,只要被控侵权人提出不使用抗辩,商标权人包括提起诉讼在内的请求权均会丧失。同时商标权人针对后注册的商标提异议或者宣告无效,只要被申请人提出该注册商标未使用的质疑,商标权人的前述请求就会被驳回。对于连续五年不使用的注册商标即使基于在后真实使用而予以维持,其注册商标排他权也受到限制,包括该在先注册商标权人丧失了对在后注册商标提起撤销,同时也丧失了禁止在后注册人在指定商品或者服务上使用在后注册商标的权利。[5]鉴于德国商标法对注册商标不使用的相关请求权排除规则具有敦促商标使用,减少在后申请人选择和注册商标的障碍等制度价值,对完善我国注册商标的撤三制度具有重要的借鉴意见,据此,建议我国《商标法》增加注册商标不使用丧失提起商标异议、无效宣告以及侵权诉讼的请求权的相关规定:

第一,在商标异议程序中,被异议人可以异议人未使用其引证商标提出抗辩,异议人不能证明此前三年内实际使用过该引证商标,驳回异议人提出的异议申请。同理,在商标无效宣告程序中,商标权人可以申请人未使用其引证商标提出抗辩,申请人不能证明此前三年内实际使用过该引证商标,驳回申请人提出的宣告注册商标无效申请。

第二,我国对于注册商标撤销申请日之后形成的使用证据,司法实践中会基于公平原则和情势变更的原则认定撤销申请日之后形成的新证据仍视为对注册商标进行了真实的商业使用。国家知识产权局经审理后可以根据情势变更原则认定该注册商标进行真实的商业使用,但商标权人不得依据该注册商标对在后申请或注册的商标提出异议或宣告无效。

(四)增加注册商标无主的认定制度

企业法人和个体户注销后,民事主体资格已经丧失,其名下的注册商标应当办理权利流转手续。由于我国企业工商登记信息长时间没有建立全国统一的信用系统,导致大量的企业和个体工商户注销或吊销后,其注册商标一直处于无主状态,而国家知识产局早期在技术层面无法核实商事主体消亡后的注册商标存续和流转情况,一定程度加剧了注册商标的闲置现状。在2018年修订的《公司法》第六条规定了公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务后,[6]我国目前已经建立了全国统一信用公示系统,为清理主体消亡且长时间未办理继承的无主商标提供了现实条件,理应建立一套注册商标无主认定制度。

鉴于我国传统物权法意义上的遗失物或无主物为有形财产,对于商标权、著作权、专利权等知识产权涉及人身权和精神利益,所以原则上不能把注册商标的无主认定案件纳入无主财产认定进行实体解决,应当通过商标法或者司法解释的方式进行补充,其修改建议可以包括:

第一,国家知识产局将注册商标的数据库与全国统一信用公示系统的数据进行对接,通过互联网大数据的AI算法进行定期检索和排查,将主体消亡的注册商标生产检索报告,定期公布在中国商标网上,供社会公众进行查阅和监督。

第二,公告期限满后,没有继承人或利害关系人主张权利的,则将其注册商标以国家知识产局的名义向北京知识产权法院提起注册商标无主认定申请,北京知识产权法院发布公告满一年后,判决认定该注册商标无主,收归国家所有。

第三,国家知识产局对于认定无主的注册商标可以采取两种方式进行处置。第一种,通过法院执行局将无主商标放置在官方拍卖网站以及阿里巴巴、京东等拍卖平台进行拍卖,拍卖所得价款作为国家知识产权局行政管理经费。第二种,则是将无主注册商标统一注销并作出注销公告,使得该商标资源重新回到可以申请注册的状态,供在后申请人选择和注册。最终把长期无主的“僵尸”商标重新“激活”,使其回归市场发挥区分产源的基本功能,具有积极的法律效果。

(五)增设注册商标涉嫌抢注的举报制度

鉴于注册商标撤三制度具有清除闲置的公益目的,但启动注册商标撤三的主体大部分为具有竞争或其他利害关系的市场经营者,具有临时性和相对性,不足以缓解当前我国注册商标大量囤积和闲置的症结,为了强化注册商标使用的社会监督职能,可以借鉴美国恶意使用证明举报制度,具体的措施可以包括:在国家知识产局网站设立一个注册商标涉嫌抢注的举报端口,任何单位和个人若发现某个注册商标在申请日前已经为第三人在先使用或与在先注册商标构成相同或基本相同,可以提供初步的证据通过举报端口进行投诉举报。商标局收到该投诉举报后,认为举报人主张的事实初步成立的可以通知在先商标权人或其他利害关系人是否启动注册商标撤三或无效宣告程序。注册商标涉嫌抢注的举报制度没有打破商标法关于商标无效宣告应由利害关系人提起的规定,可以在现有的法律框架下,增加一个社会公众免费举报的途径,对于预防恶意抢注和囤积有积极的法律意义。

二、司法实践的对策

根据前文的立法建议,我国可以从制度构建的维度针对注册商标撤三面临的法律漏洞进行完善。司法实践中,由于注册商标撤三审理的结果可能导致该注册商标权利消亡,依据该注册商标提起的侵权诉讼就面临权利基础效力待定的问题。一旦当事人针对撤销复审决定不服提起的行政诉讼,如何协调行政确权、行政诉与民事诉讼的“行民交叉”问题变得尤为重要,理应在司法实践中提出相应的对策。

(一) “一事不再理原则”在撤销复审行政诉讼中的适用

对于商评委作出注册商标撤销复审决定,如果该行政决定在后续行政诉讼中,被北京知识产权法院或北京市高级人民法院撤销的,商标评委则应当根据司法判决重新作出撤销复审决定,然而,根据《商标法》第五十四条之规定,当事人对商评委重新作出的决定仍然可以再次提起行政诉讼,如此往复,必然造成程序的循环,从而导致该注册商标长期处于闲置和“霸位”的法律状态,阻碍在后经营者选择和注册相同商标,不利于争议的实体解决。据此,理应针对国家知识产局重新作出撤销复审决定不服提起行政诉讼的权利进行必要的限制。

笔者建议在注册商标撤三制度中,增加类似于行政诉讼法“一事不再理原则”的诉讼规则,具体可以包括:国家知识产局依据生效行政判决重新作出撤销复审决定后,当事人继续不服该决定起诉至北京知识产权法院的,若未能举证该决定是基于新的事实或新的法律作出,依法不予受理。如果规定后,可以从根本上避免注册商标撤销复审程序进行循环诉讼和程序往复的困境,促进行政争议的实质性解决。

(二)明确注册商标撤三作为中止审理的事由

关于中止审理的事由,我国《民事诉讼法》第一百五十条和《行政诉讼法》第六十一条均有相近的规定,可以归纳为“本案必须以另一案的审理结果为依据”的情形。在2019年修订的《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款也分别规定了商标异议程序和宣告无效程度的行政审查中止审理规定。

然而,对于商标侵权纠纷案件与注册商标连续三年不使用撤销案件的行民交叉问题,我国却没有确立中止审理的规则,由于缺乏上位法的规定,导致司法实践中没有形成统一的标准,目前存在两种观点:第一种观点认为,注册商标撤三如果最终导致注册商标撤销的,那么该注册商标的法律效力自商标局作出注销公告之日方才终止,因此,对于正在撤三程序的行政确权案件,无论何种结果,基于商标权人起诉前享有合法的注册商标专用权,仍然可以就侵权诉讼案件直接作出判决,无须考虑中止审理。第二种观点则认为,由于注册商标不进行商业使用,那么其在市场上没有建立注册商标与核定使用商品或服务存在联想的来源指向,从而不会导致混淆,进而影响《商标法》第五十七条第(二)款的关于商标侵权的认定,可以考虑先行中止审理。笔者同意第二种观点,建议最高人民法院通过司法解释的方式,对商标权人未使用注册商标提起的侵权纠纷案件是否应该中止审理作出相关规定。

三、结论

随着我国从知识产权大国到知识产权强国的战略调整,如何激活并利用好我国注册商标,在相当大的程度上有赖于建立更加严格的注册商标撤三制度,敦促商标权人积极使用注册商标,激活商标资源,将囤积和闲置的注册商标予以清除。我国现行的注册商标撤三制度自1982年修改以来,仅删除了商标局主动使用审查的条款,期间经历了中国加入世界贸易组织、一带一路的建设以及中美贸易摩擦等重大的历史演变。在当前的形势下,对注册商标撤三制度存在的问题和不足进行深入探讨,并结合国外成熟的立法实践进行实证研究,以解决日益复杂的注册商标撤三法律问题具有十分重要的意义。

经过对注册商标撤三制度的体系化研究,笔者主张注册商标撤三实体审查的构成要件应当由使用意愿、使用行为、使用客体、使用时间以及不使用的正当理由五个要件构成。上述五个构成要件共同构建了我国注册商标撤三审查的框架,系统性地阐述了我国注册商标撤三在司法实践中形成的审理标准或意见。针对我国注册商标撤三制度存在大量商标囤积、闲置,使用行为要件缺乏上位法,重复诉讼、浪费司法资源,不使用商标维权缺乏正当性以及行民交叉案件,缺乏中止审理制度等法律漏洞提出进一步完善的解决方案。通过上述的对策,对于完善我国注册商标撤三制度,确实解决我国当前注册商标恶意囤积和闲置的问题有所裨益。

该图为作者论文全文框架脑图

注释:

*谢有林,男,广东梅州,合伙人律师/专利代理师,系中国政法大学知识产权法硕士,职称:助理研究员,研究方向:知识产权法、民商法。其经办的众多知识产权诉讼案例被评为国家级、省、市级行业协会的典型保护案例。

[1]Zazu Designs v.L’ Oreal,S.A.,979 F.2d 499(7th Cir.1992).

[2]参见美国《商标审查指南(TEMP)》§1604。

[3]孙南申:《美国知识产权法律制度研究》,法律出版社2012年10月第1版,第74页。

[4]最高人民法院(2007)行监字第184-1号驳回再审申请通知书

[5]彭学龙:“论连续不使用之注册商标请求权限制”,载《法学评论》2018年第6期。

[6]参见《公司法》第六条

参考文献:

[1]. 孙南申:《美国知识产权法律制度研究》,法律出版社2012年10月第1版,第74页。

[2].北京市高级人民法院知识产权审判庭编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第397页。

[3].卡尔·马克思:《资本论》第一卷,北京人民出版社2004年版,第4页。

[4].吴汉东:《知识产权法》,法律出版社,2014年2月第五版,第3页。

[5].冯晓青、马翔:《知识产权法热点问题研究》,中国政法大学出版社2015年5月第1版,第109页。

[6].吴汉东:《知识产权基本问题研究》(第二版),中国人民大学出版社2009年版,第42页。

[7].卞耀武主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2002年版,第109页。

[8].刘德权:《最高人民法院司法观点集成-知识产权卷1》,中国法制出版社 2017年版,第48页

[9]. 江平主编:《民法学》,中国政法大学出版社 2011年4月第2版,第117页。

[10]. 史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第356页。

[11]. 《十二国商标法》翻译组译:《十二国商标法》,清华大学出版社2013年版,第86页。

[12]. [德] 罗伯特·霍恩:《德国民商法导论》,楚建译,谢怀栻校,中国大百科权属出版社1996年版,第90页。

[13]. 黄晖:《法国知识产权法典》,商务印书馆1999年版,第141页。

[14]. 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版2012年12月第1版,第233页。

[15]. 杨爱葵:“撤销停止使用的注册商标刍议”,载《云南大学学报法学版》2008年第3期。

[16]. 张玉敏:“注册商标三年不使用撤销制度体系化解读”,载《中国法学(文摘)》2015年第1期。

[17]. 彭学龙:“论连续不使用之注册商标请求权限制”,载《法学评论》2018年第6期。

[18]. 张鹏:“《商标法》第49条第2款‘注册商标三年不使用撤销制度’评注”,载《知识产权》2019年第2期。

[19]. See Case T-194/01, Unilever v. OHIM( Ovoid tablet),[2003]E. C. R. II-383.

[20]. Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV,Case C-40/01.2003.

[21]. Zazu Designs v.L’ Oreal,S.A.,979 F.2d 499(7th Cir.1992).

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